Niet-conventioneel handelsmerk – Deel 4 – Tactiele handelsmerken: Wanneer aanraking een merk wordt

In een steeds competitievere commerciële omgeving, waar differentiatie essentieel is geworden, is het cruciaal voor bedrijven om zich te onderscheiden. Sinds de afschaffing van de vereiste voor grafische voorstelling winnen, naast traditionele handelsmerken zoals verbale tekens of logo’s, onconventionele merken terrein. Dit is met name het geval voor tactiele merken, die ondanks hun groeiende populariteit verschillende uitdagingen ondervinden bij het verkrijgen van bescherming en erkenning van rechten vanwege hun unieke aard.

I. Focus op de definitie van tactiele handelsmerken en hun juridisch kader

a. Achtergrond en definitie

“Aanraken” speelt een cruciale rol in alle fasen van het leven. Het is het eerste zintuig dat zich in de baarmoeder ontwikkelt en het laatste dat overblijft aan het einde van het leven. Het wordt ook gezien als bewijs van de realiteit van dingen, in tegenstelling tot andere zintuigen die soms misleidend kunnen zijn, zoals het zicht.

Vaak zijn producten opzettelijk ontworpen om vastgepakt en aangeraakt te worden en daarom worden hun textuur en sensaties zorgvuldig overwogen. De sensorische kenmerken van het product dienen niet alleen om het visuele en onderscheidende aspect ervan over te brengen, maar ook om er een uniek hulpmiddel van te maken om aanraking te stimuleren. Als de tactiele elementen van een product ontworpen zijn om zich te onderscheiden en als ze wettelijk beschermd zijn, kunnen ze leiden tot de creatie van een tactiel handelsmerk dat de emotionele loyaliteit van de consument versterkt.

Martin Lindstrom, een pionier op het gebied van sensorische marketing en bekend om zijn innovatieve ideeën over hoe merken het gedrag van consumenten kunnen beïnvloeden, publiceerde zijn bevindingen in “BrandSense”[1]. Hierin analyseerde hij de impact van merkcreatie waarbij de vijf zintuigen betrokken zijn. Hij beweert dat zintuiglijke aspecten de emotionele betrokkenheid van consumenten vergroten. Hij stelt in het bijzonder dat tactiele kenmerken, hoewel moeilijk te beschermen, essentieel zijn om zich te onderscheiden van concurrenten.

Het tactiele handelsmerk (of textuurmerk) is een teken waarbij een textuur wordt gebruikt om de producten of diensten van een bedrijf te identificeren. Deze specifieke textuur kan voornamelijk worden waargenomen door aanraking (zoals een ruw of glad oppervlak) of visueel (zoals een bepaald patroon op een product). Daarom kan het textuurmerk door zijn vermogen om waargenomen te worden door de tastzin en/of het gezichtsvermogen de producten of diensten van een bedrijf identificeren en onderscheiden van die van andere bedrijven.

b. Evolutie van het wettelijk kader

Zoals we in eerdere artikelen in onze serie over onconventionele merken hebben gezien, maakt de afschaffing van de vereiste van grafische voorstelling sinds de inwerkingtreding in 2017 van de Verordening inzake het Merk van de Europese Unie, die voortvloeit uit de hervorming van het Europese merkenrecht[2], de opkomst van nieuwe merken mogelijk.

De hervorming herbevestigt het beginsel dat in de jurisprudentie al lang is vastgelegd, namelijk dat de weergave in de registers “duidelijk, nauwkeurig, duidelijk, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief”[3] moet zijn. Het hoeft nu niet meer per se grafisch te zijn.

De afschaffing van de vereiste van grafische voorstelling heeft officieel de weg vrijgemaakt voor de registratie van andere soorten merken, waaronder tactiele merken.

Vóór de hervorming werden verschillende tactiele handelsmerken afgewezen omdat ze niet voldeden aan de eis van grafische weergave.

Zo heeft het EUIPO (voorheen OHIM) geweigerd het hieronder afgebeelde merk in te schrijven, waarbij bescherming werd geclaimd voor “de zacht aanvoelende textuur van de buitenkant van een plastic fles of een andere plastic recipiënt” en werd gespecificeerd dat “het merk bestaat uit een bepaalde oppervlakteruwheid die het oppervlak een mat uitzicht geeft en een niet-kleverig en zacht aanvoelend gevoel geeft wanneer de fles of recipiënt wordt vastgehouden”[4]:

Het Bureau was van mening dat de grafische voorstelling het aangevraagde merk niet voldoende nauwkeurig beschreef en daarom geen geldig merk kon vormen:

Dezelfde sanctie werd toegepast op het hieronder afgebeelde merk, dat bestaat uit “de tactiele sensatie die wordt gevormd door het reliëfdrukpatroon op het gladde oppervlak van de fles”[5]:

Sinds de hervorming mogen tactiele handelsmerken niet langer op deze basis worden afgewezen. Ze moeten echter nog verschillende uitdagingen overwinnen om geldige bescherming te krijgen.

II. Uitdagingen met betrekking tot de bescherming van tactiele handelsmerken

a. Het tactiele merk moet voldoen aan de geldigheidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de wet en jurisprudentie

Het moet in feite het volgende omvatten:

• onderscheidend zijn,
• niet uitsluitend functioneel zijn,
• worden waargenomen als een echt merk en
• niet louter als versiering.

Er zijn nog maar weinig beslissingen genomen op dit gebied en men moet zich wenden tot de praktijk van het United States Patent and Trademark Office (USPTO) om enkele voorbeelden te vinden die deze voorwaarden illustreren. De jurisprudentie over tactiele handelsmerken is nog steeds relatief beperkt, maar ontwikkelt zich naarmate meer en meer zaken worden behandeld door IP-bureaus en rechtbanken.

i. De eis van onderscheidend vermogen

Om beschermd te worden moet een tactiel handelsmerk, net als alle andere soorten handelsmerken, bewijzen dat het voldoende onderscheidend is, hetzij intrinsiek, hetzij door het gebruik.

De textuur moet uniek zijn en niet gelijk aan soortgelijke producten op de markt, zodat het bedrijf erachter nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Het moet ook in staat zijn om de producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven.

De registratie als merk van het parfumflesje dat de vorm en textuur van een basketbal reproduceert, werd bijvoorbeeld aanvaard door het USPTO, met name vanwege de korrelige textuur en de aangeboden sensatie van “zacht rubber touch” [6].

Meer recentelijk werd het volgende merk, beschreven als “een kubusvormig ontwerp met een baksteentextuur aan de onderkant en een grastextuur aan de bovenkant”, geregistreerd voor spelsoftware, opnieuw door de USPTO [7]:

Omgekeerd werd de registratie van een tactiel handelsmerk dat bedoeld was om op het oppervlak van wijnflessen te worden aangebracht en dat in de aanvraag werd beschreven als een “houtschorstextuur” door het USPTO afgewezen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. De onderzoeker was van mening dat het aangevraagde merk geen intrinsiek onderscheidend vermogen heeft omdat het simpelweg bestaat uit “de tactiele sensatie van een echt of gesimuleerd natuurlijk materiaal dat het oppervlak van een drankfles bedekt”. Opgemerkt werd dat het gebruik van decoratieve texturen en natuurlijke materialen om drankflessen te versieren niet zeldzaam is en waarschijnlijk niet onmiddellijk door consumenten wordt herkend als een indicator van de herkomst van de producten[8]:

ii. Afwijzing van uitsluitend functionele handelsmerken

Om bescherming te krijgen, mag de tactiele kwaliteit van een product niet essentieel zijn voor het gebruik ervan.

Een bekende zaak die de afwijzing van bescherming voor functionele elementen illustreert, is het merk voor energiedrank GUARANA BAWLS, waarbij de verhoogde spikes op de fles werden afgewezen voor bescherming als tactiel merk omdat ze een utilitaire functie hadden (verbetering van de grip). De vorm van het flesje werd echter wel als driedimensionaal merk toegelaten door het USPTO[9]:

Een ander voorbeeld is de afwijzing door het EUIPO van de hieronder afgebeelde merkaanvraag, die handtandenborstels aanduidt en bestaat uit “het tactiele contrast tussen de ribbels, gemaakt van zacht maar ruw aanvoelend rubber door hun rangschikking, en de ronde parel van hard plastic” [10]:

De kamer van beroep was van oordeel dat de consument zou kunnen denken dat de aanraking en het gevoel van het vasthouden van een tandenborstelhandvat gewone varianten zijn van gewone handvatten voor tandenborstels en/of dat deze kenmerken esthetischer of praktischer zijn. Zo zou het rubberen handvat de tandenborstel beter vasthouden, zonder weg te glijden, en zou de parel de consument in staat stellen zijn duim beter te centreren en zo een betere grip te verkrijgen. De kamer van beroep concludeerde dat een dergelijke perceptie waarschijnlijk de kans verkleint dat deze kenmerken worden opgevat als kenmerken die de functie van een merk vervullen.

In ieder geval zou het verlenen van merkbescherming aan een functioneel element andere fabrikanten ervan weerhouden om soortgelijke oplossingen te gebruiken, wat in strijd is met het algemeen belang en het mededingingsbelang.

iii. Afwijzing van in wezen decoratieve merken

Tactiele decoratieve elementen kunnen bescherming krijgen als ze opvallen en functioneren als onderscheidende tekens van het merk. Deze elementen kunnen niet als merk worden ingeschreven als ze in wezen decoratief zijn.

KIMBERLY-CLARK, dat actief is op het gebied van hygiëne- en gezondheidsproducten, diende bijvoorbeeld een aanvraag voor een handelsmerk in voor een verhoogd stippenpatroon op het oppervlak van dozen wegwerphanddoeken en beschreef dit patroon als een “onderscheidende rangschikking”. Het USPTO wees deze aanvraag echter af, omdat het patroon in wezen decoratief werd geacht en geen onderscheidende merkfunctie vervulde[11]:

• Bovendien is het voor tactiele handelsmerken moeilijk om erkenning te krijgen omdat ze afhankelijk zijn van de tastzin van de consument, die ze moet zien als een onderscheidend teken van de commerciële herkomst van de producten.
• Naast de perceptie van de consument ligt de grootste moeilijkheid bij het registreren van dit specifieke type handelsmerk in de voorstelling ervan bij de bevoegde autoriteiten. Hoewel de vroegere vereiste van grafische voorstelling is afgeschaft, moet het teken nog steeds zodanig in het register kunnen worden weergegeven dat de bevoegde autoriteiten en het publiek nauwkeurig en duidelijk kunnen bepalen welk voorwerp bescherming geniet.
  

Het Europese Hof heeft onlangs uitspraak kunnen doen over een positie tactiel merk zoals hieronder afgebeeld[12]:

In dit geval ging het om een aanvraag voor de registratie van een merk voor straalregelaars, omschreven als een positie tactiel merk, die door de onderzoeker werd afgewezen omdat deze kwalificatie niet werd erkend. Ook de kamer van beroep wees de inschrijving af wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. De rechtbank vernietigde deze beslissing en overwoog dat de precieze reden voor de afwijzing van de aanvraag een gebrek aan duidelijkheid in de afbeelding was. De tactiele indruk kwam niet duidelijk en volledig naar voren uit de grafische voorstelling van het teken zelf. Hier werd het merk gedeponeerd vóór de hervorming, maar gezien de ontwikkelde argumenten lijkt het erop dat ze vandaag hetzelfde zouden zijn geweest.

In de praktijk blijkt het verkrijgen van dit type registratie een uitdaging te zijn omdat het depot afhankelijk is van de mogelijkheid om het teken duidelijk, precies, toegankelijk en duurzaam weer te geven; en er bestaat momenteel geen techniek die een betrouwbare reproductie van een textuur of tactiele sensatie mogelijk maakt. In tegenstelling tot visuele of verbale handelsmerken kan een textuur of sensatie bijvoorbeeld niet gemakkelijk worden vastgelegd met standaard visuele middelen, en zeer gedetailleerde beschrijvingen of reliëfafbeeldingen bemoeilijken dit registratieproces.

Deze mogelijkheid is echter niet definitief uitgesloten, aangezien de representatie van het teken kan worden gemaakt “in elke geschikte vorm met behulp van algemeen beschikbare technologie”[13]. Met de opkomst van nieuwe technologieën is het dus denkbaar dat dit type merk in de toekomst wordt geregistreerd. Het zou bijvoorbeeld relevant kunnen zijn om 3D-scanning, modelleertechnieken of tactiele sensatiesimulatoren te gebruiken om de textuur van het oppervlak in hoge resolutie vast te leggen en onderzoekers in staat te stellen de tactiele sensatie exact te voelen.

Er zullen dus waarschijnlijk nieuwe marketingstrategieën ontstaan die zich richten op de tactiele sensaties van productoppervlakken. In de Verenigde Staten verkennen sommige bedrijven deze weg al, vooral door de nadruk te leggen op de tactiele sensatie van meubeloppervlakken. Ook in de cosmetica-industrie zou dit soort ontwikkelingen zich kunnen manifesteren, bijvoorbeeld door de textuur van een flesje te benadrukken.

Naast de uitdagingen die te maken hebben met registratie, zullen ook problemen met namaak en het risico van verwarring tussen tactiele tekens in de praktijk moeten worden aangepakt. Consumenten zijn nog niet gewend om hun tastzin te gebruiken om de herkomst van een product of dienst vast te stellen. De mogelijkheid die het merkenrecht biedt, zou echter marketingontwikkelingen kunnen stimuleren die gericht zijn op deze tactiele perceptie, wat ons begrip van het onderscheidend vermogen en de representatie van dit type handelsmerk zou kunnen verfijnen.

In conclusion, although tactile trademarks offer a unique potential to enrich consumers’ sensory experience and strengthen brand loyalty, their recognition and protection remain areas to be explored. Technological advances, promoting the emergence of new tactile representation methods, and the development of case law will determine to what extent these trademarks can become a powerful and distinctive marketing tool. In the meantime, companies must navigate carefully in this emerging field, taking into account legal requirements and consumer perceptions and the assistance of our experts can be useful in this context.

[1] “Brand Sense: How to Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound”, Martin Lindstrom – Strategic Direction, ISSN: 0258-0543, 1 februari 2006

[2] Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het Uniemerk, in werking getreden op 1 oktober 2017, ter omzetting van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

[3] HvJ-EU – Zaak C-273/00, Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt van 12 december 2002

[4] OHIM – Zaak 009410622 – Afwijzingsbeslissing van 22 maart 2011 met betrekking tot de aanvraag voor registratie van EU-handelsmerk nr. 009410622, ingediend op 29 september 2010 in klassen 17 en 20 op naam van LA SEDA DE BARCELONA S.A. (ES).

[5] OHIM, Kamer van Beroep – Zaak R 2588/2014 – Beslissing van 27 mei 2015 waarin de afwijzing van de aanvraag voor registratie van EU-handelsmerk nr. 009410622, ingediend op 4 september 2013 in klasse 3 op naam van THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (USA), wordt bevestigd.

[6] U.S. Trademark No. 3348363, ingediend op 2 mei 2006 en geregistreerd op 4 december 2007 in klasse 3 op naam van SO FRENCH PERFUME LLC (USA).

[7] U.S. Trademark No. 6857445, ingediend op 30 augustus 2021 en geregistreerd op 27 september 2022 in klasse 9 op naam van Tellurion Mobile (UA).

[8] U.S. Trademark Application No. 86616663, ingediend op 1 mei 2015 in klasse 33 op naam van FCP “ASCONI” SRL (MD).

[9] U.S. Trademark No. 3250178, ingediend op 8 november 2005 en geregistreerd op 12 juni 2007 in klasse 32 op naam van BAWLS ACQUISITION LLC (USA).

[10] OHIM – Kamer van Beroep, Zaak R 479/2012-5 – Beslissing van 12 maart 2013, waarin de afwijzing van de EU-handelsmerkaanvraag nr. 009705451, ingediend op 2 februari 2011 in klasse 21 onder de naam van THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (USA), wordt bevestigd.

[11] Handelsmerkaanvraag nummer 86766780, ingediend op 24 september 2015 in klasse 25 op naam van KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. (USA).

[12] Gerecht van de Europese Unie, 7 december 2022, Zaak T-487/21, Neoperl AG v. EUIPO

[13] Bovenvermelde zaak, HvJ-EU – C-273/00, Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, 12 december 2002