Cannabis – het vermijden van verwarring met andere merken & een inleiding over verwarringsgevaar

Inleiding

De eerste horde bij het verkrijgen van de inschrijving van uw merk is het onderzoek op absolute gronden. Heel wat merken met verwijzingen naar het groene goud worden geweigerd wegens beschrijvendheid of gebrek aan onderscheidend vermogen. Sommige worden zelfs in strijd geacht met de openbare orde of de goede zeden. U kunt hierover meer lezen in ons eerste artikel, dat hier beschikbaar is.

De weg naar een ingeschreven merk houdt daar niet op. Na het onderzoek wordt uw EU- of Benelux-merk gepubliceerd met het oog op oppositie voordat het wordt ingeschreven – dat wil zeggen, als niemand zich met succes tegen uw aanvraag verzet, bijvoorbeeld op grond van oudere rechten*. In dit artikel bekijken we deze stap in het leven van een merkdepomerkdepot met specifieke verwijzing naar cannabismerken en -goederen.

Waarschijnlijkheid van verwarring

Hoewel opposities op verschillende gronden kunnen worden gebaseerd, is de meest voorkomende grond het verwarringsgevaar (in kringen van merkvervolgers vaak LOC genoemd). Deze grond betreft situaties waarin het publiek een merkaanvraag direct verwart met een ouder merk (het ene verwart met het andere) en waarin het een verband legt tussen de conflicterende merken en veronderstelt dat de betrokken waren en diensten van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (gevaar van associatie).

LOC wordt globaal beoordeeld: alle relevante factoren worden in aanmerking genomen. Doorgaans houdt het Bureau* rekening met (i) de soortgelijkheid van de waren en diensten, (ii) het relevante publiek en de mate van aandacht daarvoor, (iii) de overeenstemming van de tekens, rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, en (iv) het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Vervolgens worden deze factoren in het stadium van de globale beoordeling (v) samen met alle andere relevante factoren afgewogen.

Hieronder zullen wij nader ingaan op de soortgelijkheid van waren en diensten, en op het relevante publiek en de mate waarin het aandacht besteedt aan cannabisgerelateerde handelsmerken*.

1. Gelijkaardigheid van goederen en diensten

Goederen of diensten kunnen volgens de classificatie van Nice in dezelfde klasse worden ingedeeld, maar dat betekent nog niet dat zij daarom soortgelijk zijn. Het Bureau vergelijkt de goederen en diensten aan de hand van criteria zoals de aard en het doel ervan, de distributiekanalen, de verkooppunten, de producenten, de gebruikswijze en de vraag of zij met elkaar concurreren dan wel elkaar aanvullen.

Cannabismerken kunnen natuurlijk allerlei soorten goederen en diensten omvatten; een teken met een verwijzing naar cannabis is niet noodzakelijk een verwijzing naar cannabisgoederen. Voor deze rubriek zullen we ons echter concentreren op cannabis en cannabisgerelateerde waren. Deze omvatten een hele reeks producten: denk aan cannabis voor recreatieve doeleinden (klasse 34, de klasse die hoofdzakelijk tabak en artikelen voor het roken omvat), de onbewerkte plant zelf (klasse 31, samen met andere levende planten), of verwerkt in verschillende vormen voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld cannabis voor medisch gebruik (een term in de Geharmoniseerde Database in klasse 5) of als een speciaal aroma in bepaalde voedingsmiddelen of dranken (bijv. klasse 3029,). Zoals eerder aangegeven, is het niet relevant of al deze stoffen in alle EU-lidstaten “legaal” zijn of niet. Zij kunnen nog steeds worden opgenomen in een lijst van goederen en diensten.

Maar hoe verhoudt cannabis zich als product zelf tot andere goederen?

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) beschouwde gedroogde marihuana en cannabis en marihuana voor recreatief gebruik (klasse 34) als vergelijkbaar met tabak, door te stellen dat ze “een soortgelijk doel en gebruikswijze hebben” en zelfs samenvallen in hun relevante publiek (BBIE, oppositiebeschikking 2014692, MOHAWK / MOHAWK, p. 10). Het BBIE merkt verder op dat het weliswaar niet verplicht is om wiet met tabak te mengen voor consumptie, maar dat het niettemin “een gevestigde praktijk is die de band tussen beide goederen versterkt waardoor ze potentieel complementair zijn”.

Het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna: “EUIPO”) is onlangs tot dezelfde conclusie gekomen en heeft – in voorzichtige bewoordingen – verklaard dat zij inderdaad “tot op zekere hoogte complementair” zijn (EUIPO, oppositiebeslissing nr. B3130060, L & M / ML, blz. 2). Interessant is dat het EUIPO van mening was dat tabak en hennep, hennepextracten en hennepderivaten voor roken zelfs met elkaar kunnen concurreren (EUIPO, annuleringsbeslissing nr. C46969, SPECTRUM THERAPEUTICS / Spectrum Tobacco (afb.), blz. 3).

Cannabis voor medisch gebruik (klasse 5) daarentegen valt onder de ruime categorie van farmaceutische preparaten van dezelfde klasse en is dus identiek, aldus het EUIPO (EUIPO, oppositiebeslissing nr. B3132622, PRISMA SKIN / CANNPRISMA PREMIUM MEDICAL GRADE CANNABIS, blz. 3).

Anderzijds vond het BBIE geen gelijkenis tussen verwerkte tabak en tabaksproducten (klasse 34) en levende cannabisplanten (klasse 31). Het EUIPO oordeelde verder dat cannabisplanten en onbewerkte cannabis (klasse 31) niet vergelijkbaar zijn met farmaceutische preparaten (ook al kunnen die cannabis voor medische doeleinden bevatten): het zijn “natuurlijke planten die niet voor onmiddellijke menselijke consumptie zijn bereid en die niets gemeen hebben met [farmaceutische] producten. Daarom zijn [cannabisplanten], niet als eindproduct, niet bestemd kunnen zijn voor therapeutisch gebruik” (EUIPO, oppositiebeslissing nr. B3132622, PRISMA SKIN / CANNPRISMA PREMIUM MEDICAL GRADE CANNABIS, blz. 3).
In overeenstemming met de huidige praktijken bij het vergelijken van goederen en diensten, lijken het EUIPO en het BBIE een duidelijk onderscheid te maken tussen de onbewerkte cannabisplant als zodanig en de toepassingen ervan. Toekomstige beslissingen zullen waarschijnlijk duidelijker afbakenen welke cannabis en van cannabis afgeleide producten al dan niet soortgelijk zijn. Men kan zich afvragen waar het Bureau de grens zou trekken: er zijn immers waarschijnlijk minder stappen nodig om van een cannabisplant tot cannabis voor recreatieve doeleinden te komen (in de zin dat de plant gedroogd is en dus klaar om gerookt te worden). Bovendien is het verband tussen cannabisplanten en gedroogde cannabis veel duidelijker voor fervente consumenten van de laatste soort. Het is waarschijnlijk gebruikelijker voor cannabisgebruikers om enkele planten te kopen voor thuiskweek in hetzelfde verkooppunt waar ze legale gedroogde cannabis zouden kunnen kopen, dan dat sigarettenrokers hun eigen tabak proberen te drogen van de betreffende planten. Wordt vervolgd, zonder twijfel!

(ii) Het relevante publiek en zijn mate van aandacht

De perceptie van de merken bij het relevante publiek voor de betrokken waren of diensten speelt een doorslaggevende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.
De eerste stap is het bepalen van het relevante publiek; de tweede stap is het bepalen van hun mate van aandacht. Wanneer het relevante publiek uit het grote publiek bestaat, kan hun mate van aandacht nog steeds hoog zijn.

De mate van oplettendheid van het relevante publiek is een factor die voor of tegen de vaststelling van verwarringsgevaar kan wegen. Een hoge mate van aandacht van de relevante consument kan tot de conclusie leiden dat de relevante consument de merken niet zal verwarren, ondanks het ontbreken van een rechtstreekse vergelijking tussen de merken.
Rookartikelen bijvoorbeeld (tabak en andere klasseproducten34) zijn gericht op het grote publiek, maar de kamers van beroep hebben herhaaldelijk geoordeeld dat rokers bijzonder voorzichtig en selectief worden geacht wat betreft het merk sigaretten dat zij roken (“merkentrouw”). Het EUIPO heeft in één geval deze redenering eenvoudigweg toegepast op het relevante publiek voor recreatieve cannabis. Hoewel de analogie begrijpelijk is, kan deze bevinding moeilijk hard te maken zijn: de professionele verkoop en teelt van recreatieve cannabis is nog steeds illegaal in het grootste deel van de Europese Unie, hoewel het regelgevingslandschap snel zou kunnen veranderen na de legalisatieplannen van verschillende lidstaten.

Het is mogelijk dat toekomstige consumenten van (legale) cannabis niet dezelfde mate van merkentrouw zullen hebben als sigarettenrokers. Wij herinneren de jongere lezer eraan dat veel sigarettenmerken decennialang konden investeren in intensieve reclame en zo hun merk konden opbouwen. In de meeste EU-lidstaten is dit vandaag de dag niet meer mogelijk, omdat reclame voor sigaretten (en andere producten die een risico vormen voor de volksgezondheid) sterk aan banden is gelegd, evenals de consumptie in openbare gelegenheden.

Zelfs met legalisatiepogingen op komst is het onwaarschijnlijk dat toekomstige legale wietleveranciers dezelfde kansen zullen krijgen om hun merk op te bouwen.

Het BBIE is reeds dieper ingegaan op dit onderwerp. In plaats van de merktrouwtheorie toe te passen, oordeelden zij dat het specifieke wetgevingskader voor de verkoop van cannabisproducten van klasse 34 ervoor zorgt dat de betrokken consument die een dergelijk product koopt, een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau zal vertonen.

Naar onze mening moet het Bureau niet alleen rekening houden met de wettelijke status van de verkoop, de teelt of het verbruik van cannabis, maar ook met de vraag of een of meer van deze gedragingen in feite gedecriminaliseerd zijn, zoals bijvoorbeeld in Nederland het geval is.

We zijn benieuwd hoe de nationale merkenbureaus in de 27 EU-lidstaten en het EUIPO zelf hiermee zullen omgaan, nu het aantal merkaanvragen voor cannabis en cannabisgerelateerde goederen blijft stijgen.

Als u vragen of opmerkingen hebt, is het GEVERS Cannabis Team u graag van dienst.